Propriedade Intelectual - Só a Justiça Federal pode determinar abstenção de uso de marca registrada no INPI

Em ações que discutem a nulidade de registro de marca, apenas a Justiça Federal, em processo com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), tem competência para impor ao titular do registro a abstenção de seu uso, inclusive em relação à eventual tutela provisória. A competência tem relação com o interesse da autarquia federal nos efeitos das decisões judiciais sobre os registros concedidos. 

No entanto, no caso de discussões sobre o conjunto-imagem dos produtos (trade dress), concorrência desleal e assuntos correlatos, a competência é da Justiça estadual.  

As teses foram firmadas pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar recurso especial repetitivo (Tema 950). Atuaram como amici curiae no julgamento a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, a Confederação Nacional da Indústria e o próprio INPI.

O voto de relatoria, seguido de forma unânime pela seção, foi apresentado pelo ministro Luis Felipe Salomão. O ministro expôs inicialmente conceitos relacionados ao trade dress – elementos visuais e sensitivos vinculados a determinada identidade visual do produto ou serviço – e destacou que sua proteção decorre de norma constitucional (artigo 5º, incisivo XXIX).

O relator destacou que o ordenamento jurídico prevê a proteção de apenas algumas partes da aparência visual, que são efetivadas por meio de registro de marcas, desenhos industriais, patentes, direitos autorais, entre outros.

Nesse sentido, o ministro ressaltou que os registros perante o INPI normalmente efetivam a apresentação nominativa da marca (somente o nome do produto, sem estilizações), sem que ocorra proteção especial a elementos como os logotipos e caracteres gráficos.

Concorrência desleal

Citando estudiosos do tema, Salomão também destacou que, em geral, a proteção jurídica do conjunto-imagem está situada no âmbito da concorrência desleal, que não envolve interesse institucional da autarquia federal.

“Assim, dentro desta linha de raciocínio, penso que é de competência da Justiça estadual a apreciação de pedidos para determinação de abstenção de uso indevido de marcas e patentes, perdas e danos, indenização, concorrência desleal, em vista da utilização indevida de sinais distintivos, que venham a ensejar desvio desleal de clientela, busca e apreensão de produtos sujeitos à ação cível e penal”, afirmou o ministro.

No caso dos pedidos de anulação de registro, o relator apontou que o artigo 175 da Lei de Propriedade Industrial estabelece que o processo de nulidade deverá ser ajuizado na Justiça Federal. Segundo a legislação, o INPI, quando não for autor da ação, deverá intervir nas ações.

“De fato, quanto ao pedido de abstenção (inibição) do uso da marca, dúvida não há quanto à competência da Justiça Federal, até por decorrência expressa do artigo 173 da LPI, sendo a abstenção de uso uma decorrência lógica da desconstituição do registro sob o fundamento de violação do direito de terceiros”, concluiu o ministro ao fixar a competência da Justiça Federal.

Cosméticos

No caso analisado pela seção, o grupo Natura discute a utilização indevida do conjunto de imagem de seus produtos pelo grupo Jequiti. Segundo a Natura, os produtos Jequiti reproduzem nomes de marcas registrados e consagrados por ela, além de utilizarem logomarcas semelhantes nos itens de beleza e cosméticos.

Após decisão pela improcedência do pedido em primeira instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo havia determinado que o grupo Jequiti se abstivesse de fabricar e comercializar produtos com marcas e embalagens semelhantes às da Natura.

Com a fixação da tese de competência da Justiça Federal nos casos de nulidade de marca, a Segunda Seção afastou a determinação da Justiça paulista para abstenção de uso do conjunto-imagem pelo grupo Jequiti.

Fonte: STJ

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):REsp 1527232

Propriedade Intelectual - Anterioridade de nome empresarial não basta para justificar anulação de marca registrada

O critério de anterioridade do nome empresarial, isoladamente, não é suficiente para anular o registro de uma marca, sobretudo quando se tratar de empresas que atuam em ramos diferentes e possuindo a autora apenas a proteção estadual do seu sinal distintivo.

Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o recurso de uma empresa de chocolates de Santa Catarina que buscava impedir outra empresa, de São Paulo, de utilizar o nome Franz como marca no setor de carnes e laticínios.

A relatora do processo, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que ambas as empresas, recorrida e recorrente, atuam em segmentos alimentícios diferentes, e deve ser aplicado ao caso o princípio da especialidade, segundo o qual marcas idênticas ou semelhantes podem coexistir, desde que identifiquem produtos suficientemente distintos e insuscetíveis de provocar confusão ou associação.

Além disso, a ministra destacou que “a firme orientação desta corte é no sentido de que a proibição legal contida no artigo 124, V, da Lei 9.279/96 deve ser interpretada à luz do artigo 1.166 do Código Civil, de modo que o nome empresarial anterior somente poderá impedir o uso ou registro de marca idêntica ou semelhante no mesmo ramo de atividade se houver coincidência no tocante ao âmbito geográfico de exploração das atividades ou se o nome empresarial anterior houver sido estendido para todo o território nacional”.

Critério de territorialidade

Segundo a ministra, a jurisprudência mais antiga do STJ adotava o entendimento de que apenas o critério de anterioridade seria suficiente para o impedimento de registro de marca idêntica ou semelhante. Entretanto, essa concepção não mais prevalece no tribunal, especialmente após entrar em vigor o artigo 1.166 do Código Civil de 2002, que assegura exclusividade para uso do nome empresarial somente nos limites do estado em que foi registrado.

No acórdão recorrido, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) salientou que, ao contrário da marca, o nome empresarial, em regra, não tem proteção nacional, limitando-se ao estado onde se efetuou o arquivamento dos atos constitutivos da empresa. Consequentemente, apenas o critério cronológico não é suficiente, tendo em vista que a autora não estendeu a proteção de seu nome territorialmente a todo país.

Desde a sua fundação, em 1995, a empresa catarinense utiliza o nome Franz, em alusão ao seu fundador. A empresa buscou anular o registro da marca Franz Alimentos, de titularidade de empresa que também possui um sócio com sobrenome Franz, constituída em 1996 e que teve os registros da marca Franz Alimentos concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 2007.

A ministra relatora destacou ainda que não há aproveitamento parasitário de quaisquer das partes, visto que as litigantes convivem harmoniosamente desde as suas respectivas constituições sem que se tenha notícia de confusão entre os consumidores.

Leia o acórdão.

Fonte: STJ

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):
REsp 1673450

Direito Marcário - Estatal russa não consegue provar titularidade de marca da vodka Stolichnaya

A 2ª turma Especializada do TRF da 2ª região julgou no último dia 31/10 caso envolvendo a vodca Stolichnaya, um dos principais litígios de marcas em curso no Brasil e, simultaneamente, em vários outros países, como Austrália, Áustria, Holanda e EUA.

A ação foi interposta com a finalidade de reaver a titularidade da marca Stolichnaya, originalmente registrada em nome da empresa estatal soviética "VVO Sojuzplodoimport", para designar a comercialização de vodca, e que, no entender das autoras, foi usurpada pela empresa "VAO Sojuzplodoimport" no período de encerramento da antiga URSS.

As autoras basearam a pretensão em decisão proferida pelo Superior Tribunal do Comércio da Federação Russa, que em 2001 decretou a ilegalidade da cláusula segunda do estatuto social da empresa OAO Plodovaya Compania (nova denominação da “VAO Sojuzplodoimport"), que afirmava que ser ela sucessora da estatal “VVO Sojuzplodoimport".

Estimulado por essa decisão, o Estado russo resolveu reivindicar em juízo, em várias jurisdições, a propriedade dos registros nacionais da marca Stolichnaya. Como parte desta estratégia, constituiu uma outra entidade estatal denominada FKP “Sojuzplodoimport”, responsável por gerenciar os registros de marcas russos em nome do Estado, e que vem a ser a líder das autoras nesses procedimentos judiciais.

Na ação proposta no Brasil, a FKP e suas litisconsortes sustentam que o registro brasileiro da marca Stolichnaya deve ser transferido para a também estatal russa FGUP Sojuzplodoimport (“FGUP”), alegadamente a “verdadeira” sucessora da VVO.

A SPI e os demais requeridos alegaram, em síntese, que a transformação da VVO em VAO foi regida pela lei soviética (não pela lei da República Socialista Federativa Soviética da Rússia, que era apenas uma das repúblicas integrantes da URSS), devidamente observada, ao passo que o julgado russo decidiu a causa aplicando a lei da RSFSR; que o devido processo legal não foi observado na ação russa; que durante quase uma década o próprio Estado russo reconheceu a validade da transformação da VVO em VAO, por meio de extensa documentação apresentada na ação; que a decadência quinquenal se operara; bem como que a SPI faz jus à aquisição do registro brasileiro da marca Stolichnaya por usucapião.

Improcedência

Em 1º grau foram julgados improcedentes os pedidos. Em grau de apelação, o desembargador Messod Azulay Neto, relator, considerou que o conteúdo da decisão estrangeira apenas declara a invalidade da cláusula estatutária, sem nenhuma referência a efeitos de caráter patrimonial e/ou indenizatório. E, acerca do fato da decisão estrangeira ter sido homologada pelo STJ, o relator asseverou:

“A homologação da sentença estrangeira foi feita de forma parcial, em face somente da 5ª ré, a empresa FOREING ECONOMIC JOINT STOCK COMPANHY "SOJUZPLODOIMPORT", hoje denominada PLODOVAYA COMPANHIA.”

No acórdão, proferido à unanimidade de votos, o Tribunal adotou os seguintes entendimentos:

(1) o julgado russo não seria fundamento suficiente para o provimento do pleito da FKP no Brasil;

(2) não há nos autos prova segura das alegações de fato da FKP e demais autoras, inclusive de que a VVO (a estatal soviética que originalmente obteve o registro brasileiro da marca) tenha continuado a existir como FGUP;

(3) em qualquer caso, o provimento do pleito da FKP encontraria obstáculo na decadência quinquenal.

• Processo: 0528673-35.2004.4.02.5101

Veja o acórdão.

Fonte: Migalhas

Direito Marcário - Nissan não deve pagar dano material para GM por publicidade comparativa

Por maioria de votos, a 3ª turma do STJ decidiu que a GM não tem direito a ser indenizada por danos materiais pela Nissan e uma agência por vídeo publicitário.

O comercial, de 2010, ao falar de prêmios que a Nissan teria ganho, fez menção ao Meriva da GM, apontando insatisfação dos executivos com os engenheiros; na peça publicitária, supostos dirigentes tentam acertar um alvo com bolinhas e o acerto levaria os engenheiros das montadoras direto para tanque com tubarão.

O TJ/SP majorou os danos morais fixados em 1º grau de R$ 200 mil para R$ 1 mi, mas negou dano patrimonial por uso indevido de marca, pois a GM não teria comprovado o prejuízo.

Na análise do recurso da GM, a relatora, ministra Nancy Andrighi, considerou que a marca foi usada sem autorização, sendo irrelevante para o caso se tal uso foi com ou sem humor. E, assim, não seria necessária a comprovação dos prejuízos sofridos.

Dessa forma, deu provimento ao recurso da GM para fixar a condenação por dano patrimonial, cujo valor deverá ser pesquisado em liquidação de sentença.

Publicidade comparativa

O ministro Bellizze apresentou voto divergente: o presidente da 3ª turma ponderou que os juízos de 1º e 2º grau não falaram em violação de marca e sim de publicidade comparativa, entendendo as instâncias de origem que, nesse sentido, a propaganda passou do limite, e daí a configuração do dano moral, mas não do dano material.

Conforme o ministro, houve excesso na publicidade comparativa, fato reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que acarretou na procedência do pedido em relação à abstenção do uso da propaganda na mídia, bem como a condenação em danos morais.

“Em relação aos danos materiais, todavia, caberia à recorrente General Motors do Brasil Ltda. comprová-los, não se tratando, em razão dos fundamentos acima declinados, de dano material in re ipsa.”

Ficaram vencidos os ministros Nancy Sanseverino; os ministros Cueva e Moura Ribeiro acompanharam o presidente da turma.

• Processo: REsp 1.676.750
• Fonte: Migalhas

Direito Marcário - GM processa Nissan e agência por uso indevido de marca em publicidade

Uma disputa entre a GM e a Nissan em julgamento na 3ª turma do STJ, tendo por foco uma propaganda publicitária, definirá se houve uso indevido de marca e, em caso positivo, se o pagamento de danos patrimoniais prescinde de comprovação do prejuízo.

O comercial, de 2010, ao falar de prêmios que a Nissan teria ganho, fez menção ao Meriva da GM, apontando insatisfação dos executivos com os engenheiros; na peça publicitária, supostos dirigentes tentam acertar um alvo com bolinhas e o acerto levaria os engenheiros das montadoras direto para tanque com tubarão.

O TJ/SP majorou os danos morais fixados em 1º grau de R$ 200 mil para R$ 1 mi, mas negou dano patrimonial por uso indevido de marca, pois a GM não teria comprovado o prejuízo.

Uso indevido de marca

A relatora, ministra Nancy Andrighi, ressaltou no voto que o tema em debate é a definição da exigência de comprovação do prejuízo material sofrido para a reparação por danos patrimoniais.

Consignou Nancy, conforme a jurisprudência da Corte, que o dano configura-se no momento em que ocorre a violação do direito protegido, e que o acórdão recorrido concluiu que a campanha publicitária divulgou indevidamente a marca da GM, apresentando dados incompletos acerca dos veículos alvos de comparação e usando expressões pejorativas aptas a colocá-la em situação vexatória.

Para S. Exa., a marca da GM foi usada sem autorização, sendo irrelevante para o caso se tal uso foi com ou sem humor.

"A conclusão inafastável é de que a marca titulada pela recorrente foi usada indevidamente com o único objetivo de catapultar as vendas da recorrida Nissan e consequentemente ampliar o lucro auferido em detrimento dos direitos e interesses da titular do direito marcário."

De acordo com a relatora, da LPI, nos artigos que tratam da reparação dos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos, não exige, para fins reparatórios, a comprovação dos prejuízos sofridos: "Ao contrário, e de modo bastante amplo, permite ao titular do direito violado intentar as ações cíveis que considerar cabíveis."

E, assim, deu provimento ao recurso para fixar a condenação por dano patrimonial, cujo valor deverá ser pesquisado em liquidação de sentença.

Publicidade comparativa

O ministro Cueva considerou um pedido de vista por ter lhe chamado a atenção o fato de que a questão marcária não estaria questionada.

Logo o ministro Bellizze apresentou voto divergente: o presidente da 3ª turma ponderou que os juízos de 1º e 2º grau não falaram em violação de marca e sim de publicidade comparativa, entendendo as instâncias de origem que, nesse sentido, a propaganda passou do limite, e daí a configuração do dano moral, mas não do dano material. O ministro Cueva acompanhou a divergência.

Após, pediu vista o ministro Moura Ribeiro; aguarda para votar o ministro Sanseverino.

• Processo relacionado: REsp 1.676.750
• Fonte: Migalhas

Propriedade Intelectual - STJ reconhece legitimidade da Martini do Brasil em ação em defesa da marca

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade de votos, reconheceu a legitimidade da Bacardi Martini do Brasil Indústria e Comércio Ltda. para figurar no polo ativo de ação na qual pretende obter a declaração de nulidade de registros da marca Contini, de titularidade da empresa Irmãos Conte Ltda.

Para a Bacardi Martini do Brasil, os registros da Contini deveriam ser anulados em razão de má-fé, por se tratar de imitação com o objetivo de se beneficiar do renome da marca Martini, mundialmente conhecida.

A empresa Irmãos Conte, no entanto, alegou ilegitimidade ativa da Bacardi Martini do Brasil, afirmando que ela não é proprietária da marca, mas apenas detém o direito de uso do nome Martini, havendo inclusive a possibilidade de que a licença seja revogada a qualquer tempo e o direito de uso seja concedido a outra empresa.

Lei 5.772/71

Como a ação de anulação foi proposta em 1991, o relator do caso no STJ, ministro Antonio Carlos Ferreira, apreciou a legitimidade ativa da autora sob o enfoque da legislação então em vigor – no caso, a Lei 5.772/71, já revogada.

Segundo o ministro, o artigo 100 daquela norma estabelecia que seriam "competentes para promover a ação de nulidade o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ou qualquer pessoa com legítimo interesse".

Para o relator, o detentor da licença de uso de uma determinada marca se enquadra no conceito de "qualquer pessoa com legítimo interesse". Assim, ao contrário do alegado pela Irmãos Conte, não se trata da tutela de interesse de terceiros, mas da defesa de interesse próprio, por suposto desvio de sua clientela e prejuízos econômicos.

“Tal justificativa, por si, demonstra ainda que o direito material objeto desta lide possui um campo de interferência extremamente abrangente e relevante, que ultrapassa o interesse pessoal do titular do registro da marca, reforçando a legitimidade ativa do licenciado”, concluiu o relator.

Fonte: STJ

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s):

REsp 1029898

Direito Marcário - TRF2 confirma direito ao registro da marca Cielo para empresa de cartões de crédito

A Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região (TRF2) decidiu, por maioria, acompanhando o voto do desembargador federal Paulo Espirito Santo, manter dois registros da marca Cielo. Eles foram concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) para a Cielo S.A. – empresa de cartões de crédito e, posteriormente, questionados na Justiça por Cielo e Cielo Comércio de Artigos Esportivos Ltda e pelo nadador Cesar Cielo.

O atleta alegou nos autos que teria havido aproveitamento desautorizado de seu nome. A empresa Cielo e Cielo, de artigos esportivos, ainda afirmou que se trataria de um caso típico de aproveitamento parasitário.

Já a Cielo S.A., em sua defesa, garantiu que não houve a intenção de captação de clientela. “Nós temos a Cielo, que tem nove por cento do PIB brasileiro. Uma empresa cuja fama ficou consolidada, que exerce múltiplas atividades, conhecida no país todo, e que não precisava se apropriar do nome Cielo para desenvolver seus negócios”, sustentou.

Em sua decisão, o desembargador federal Paulo Espirito Santo considerou que a Lei da Propriedade Industrial (LPI) é clara ao proibir o registro do nome, mas ponderou que, no caso da Cielo S.A., se poderia entender como coincidência, uma vez que a palavra cielo é também um nome comum em espanhol e em italiano, com o significado de “céu”. Para o magistrado, no entanto, no caso da empresa de produtos esportivos fica evidente o uso do nome próprio.

Desta forma, a Primeira Turma Especializada deu provimento aos recursos do INPI e de Cielo S.A e julgou prejudicados os recursos de Cielo e Cielo Comércio de Artigos Esportivos Ltda e do nadador Cesar Cielo.

Processo: 0031360-61.2012.4.02.5101

Fonte: TRF2

0031360-61.2012.4.02.5101      Número antigo: 2012.51.01.031360-6

1 - Apelação Cível  - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho

 Autuado em 16/01/2015  -  Consulta Realizada em 17/07/2017 às 16:23

  APELANTE: CIELO E CIELO COM/ DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA E OUTROS

  ADVOGADO: BRUNO COSTA DE PAULA E OUTROS

  APELADO : OS MESMOS

  ÓRGÃO RESP : 1a.TURMA ESPECIALIZADA

 Gabinete 01

 Magistrado(a) ANTONIO IVAN ATHIÉ

 Distribuição por Prevenção  em 20/01/2015 para Gabinete 01

 Originário: 0031360-61.2012.4.02.5101 - 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

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Sessão de Julgamento ocorrida em 26/06/2017 às 13:00

Processo: 0031360-61.2012.4.02.5101 -  Julgado  -  Reformada a Sentença

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Prosseguindo no julgamento conforme a técnica do artigo 210-a do R.I. desta Eg. Corte, após os votos dos Desembargadores Federais Messod Azulay Neto e Simone Schreiber, a Turma, por maioria, deu provimento aos recursos do INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e de CIELO S.A e julgou prejudicado o recurso de CIELO E CIELO COM/ DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e CESAR AUGUSTO CIELO FILHO, nos termos do voto divergente do Desembargador Federal Paulo Espirito Santo, acompanhado pelos Desembargadores Federais André Fontes, Messod Azulay Neto e Simone Schreiber, vencido o Relator, Desembargador Federal Ivan Athié, que negava provimento aos recursos do INPI e de CIELO S.A e dava parcial provimento ao recurso de CIELO E CIELO COM/ DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e CESAR AUGUSTO CIELO FILHO. 

O Desembargador Federal Abel Gomes manteve, por fundamentos diversos, o voto proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador Federal André Fontes.

Determinada a juntada da degravação fonográfica.

Direito Marcário - INPI publica Resolução sobre marca de alto renome

O INPI publicou, no dia 18 de outubro, a Resolução INPI/PR n.º 172/2016, cujo objetivo é o aprimoramento da Resolução INPI/PR n.º 107/2013, que versa sobre a aplicação do artigo 125 (marca de alto renome) da Lei nº 9.279/1996.

A primeira das alterações diz respeito à redação dos incisos I e II do artigo 3º da Resolução INPI/PR nº 107/2013, com relação ao público que se deseja ver representado nos documentos comprobatórios do alto renome, já que era preciso deixar mais clara a necessidade da percepção do alto renome da marca pelo público no Brasil.

A segunda alteração contemplada na Resolução INPI/PR nº 172/2016 refere-se ao artigo 9º da Resolução anterior, que versa sobre os novos requerimentos de reconhecimento de alto renome de marcas já reconhecidas sob a vigência da Resolução INPI/PR nº 107/2013.

Por fim, alterou-se o art. 10 da Resolução anterior, estabelecendo que a competência para a instrução de recursos é da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC).

Vale consignar que as sugestões recebidas do Grupo de Trabalho de Marcas da ABAPI contribuíram para o debate interno e a alteração da Resolução INPI/PR nº 107/2013, tratada no âmbito do Processo Administrativo nº 52400.020433/2013-03, no qual constam, ainda, sugestões de autoria da Dra. Maitê Cecilia Fabbri Moro, advogada especialista na área de marcas.

Veja a Resolução INPI/PR nº 107/2013, com as alterações dadas pela Resolução INPI/PR nº 172/2016.

Fonte: INPI

Propriedade Industrial - STJ rejeita pedido de anulação de registro de marca de lã de aço

Os ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitaram, por maioria, o pedido de anulação da marca “Sanybril”. Em recurso, a “Bombril” alegou que a marca da concorrente explora o seu prestígio ao se associar com um nome conhecido pelos consumidores.

O pedido foi negado em primeira instância, acolhido em segunda instância, mas posteriormente reformado nos embargos de declaração. Nas instâncias inferiores houve entendimento no sentido de que “bril” é o prefixo tanto do verbo brilhar como do substantivo brilho, termos evocativos que remetem à função dos produtos de limpeza e higiene inseridos nas marcas em questão, assim como “Sany” (que remete a sanear e sanitário) e “bom” são termos para ressaltar características de qualidade e finalidade dos produtos.

Inconformada com as decisões, a “Bombril” recorreu ao STJ. Para a empresa, a adição do prefixo “Sany” foi apenas uma forma de mascarar a tentativa de desfrutar do prestígio que os produtos com o nome “bril” obtêm no País.

O ministro relator do recurso, Villas Bôas Cueva, lembrou que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI  - concedeu registro às marcas de ambas as partes sem direito de uso exclusivo. Ele destacou que a “Bombril” não buscou impugnar o registro feito pela “Sanybril” durante o trâmite do mencionado registro.

Villas Bôas Cueva apontou que o termo em conflito é o sufixo “bril” e não a marca mista registrada previamente (“Bom Bril”).

“A instância ordinária concluiu, com base nos documentos e na manifestação técnica do INPI, que o referido termo seria evocativo e de uso comum e, portanto, não registrável como marca. Concluiu também que o termo remete a brilho e a brilhar, características básicas dos produtos de ambas as partes em litígio: esponja de lã de aço (BOM BRIL) e desodorante sanitário (SANYBRIL)”.

Entre outros argumentos, o ministro explicou que o INPI reconheceu a “Bombril” como marca de alto renome após a propositura da ação. Assim, tendo a proteção desse direito efeitos futuros, entendeu ser impossível, no caso, aplicar tal imposição.

O ministro João Otávio de Noronha acompanhou no mérito o voto do relator, com o argumento de que as expressões de uso comum não ensejam a pleiteada exclusividade.

“Não há como concluir que a utilização do sufixo BRIL pela marca SANY BRIL levaria o consumidor a erro no sentido de estar adquirindo um produto da marca BOMBRIL. Consectariamente, não se evidencia na espécie usurpação, proveito econômico parasitário ou tentativa de desvio de clientela por parte da requerida”, argumentou Noronha.

O ministro Villas Bôas  Cueva lembrou que o STJ não pode reavaliar as conclusões do tribunal de origem quanto às provas dos autos. Portanto, não seria possível chegar à conclusão diversa, de que o termo “bril” não seria meramente evocativo, conforme dispõe a Súmula nº 7 desta Corte.

Fonte: STJ

Inteiro teor da decisão

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.582.179 - PR (2014/0031829-0) 

RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA 

RECORRENTE : BOMBRIL MERCOSUL S/A 

ADVOGADO : PAULO HENRIQUE ZANIN E OUTRO(S) 

RECORRIDO : SANY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ADVOGADOS : GIORGIA CRISTIANE PACHECO E OUTRO(S) EDUARDO PACHECO E OUTRO(S)

INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI 

REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 

EMENTA 

RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS. MESMO RAMO COMERCIAL. MARCAS REGISTRADAS. USO COMUM. EXCLUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALTO RENOME. EFEITO PROSPECTIVO. 

1. Visa a presente ação ordinária a declaração de nulidade do registro de propriedade industrial da marca SANYBRIL, que atua no mesmo ramo comercial da autora de marca BOM BRIL. 

2. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 

3. Tendo o Tribunal estadual concluído, diante do contexto fático-probatório dos autos, que o termo BRIL seria evocativo e de uso comum, e que as marcas teriam sido registradas sem a menção de exclusividade dos elementos nominativos, não haveria como esta Corte Superior rever tal entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula nº 7/STJ. 

4. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, a partir do momento que o INPI reconhece uma marca como sendo de alto renome, a sua proteção se dará com efeitos prospectivos (ex nunc). Assim, a marca igual ou parecida que já estava registrada de boa-fé anteriormente não será atingida pelo registro daquela de alto renome, como no caso em apreço. 

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro João Otávio de Noronha, decide a Terceira Terceira Turma, por maioria, conhecer em parte do recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze e Paulo de Tarso Sanseverino. 

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro e João Otávio de Noronha (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Brasília (DF), 09 de agosto de 2016(Data do Julgamento) 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA 

Relator