Propriedade Intelectual - Prescrição para reclamar exclusividade de marca não corre durante prazo de uso permitido

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso de uma escola que pretendia continuar utilizando o nome Progresso, registrado por outra instituição de ensino. A escola alegou que havia prescrito o direito dos detentores do registro de contestar o uso do nome.

A escola recorrente sustentou que utilizava o nome desde 1984, e que mesmo sabendo disso, os detentores do registro ajuizaram a ação apenas em 2007. A parte recorrente queria a aplicação das regras do Código Civil de 1916, segundo as quais a prescrição é de cinco anos após o conhecimento do fato.

Para a ministra relatora do caso, Nancy Andrighi, o importante é delimitar a data da violação do direito, e não simplesmente o conhecimento sobre a utilização do nome. A magistrada explicou que o nome Progresso foi conferido à outra escola por “ato de mera liberalidade da titular do direito de uso exclusivo”, ou seja, havia uma autorização de uso e posteriormente uma solicitação para que o nome não fosse mais utilizado.

Sociedade desfeita

Após o desfecho de uma sociedade em 2001, cada grupo de sócios ficou com uma escola, e de comum acordo o nome Progresso, registrado por uma parte, foi permitido à outra, em acordo amigável.

A marca registrada é Progresso Educacional Ltda., enquanto que a permissão do nome foi feita para que a outra escola pudesse se chamar Colégio Progresso Centro.

Um desentendimento comercial fez com que os donos da Progresso Educacional solicitassem que o Colégio Progresso Centro deixasse de utilizar o nome Progresso. O colégio ignorou o pedido, e os detentores do registro ajuizaram a demanda na Justiça.

Decisões de primeira e segunda instância deram razão à Progresso Educacional, que havia registrado o nome no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi).

Término do direito

O Progresso Centro recorreu ao STJ e alegou que havia prescrição no caso, pois utilizava o nome sem contestação desde o fim da sociedade, em 2001.

Para a relatora do caso, o ato fundamental que deve ser analisado no caso é o pedido expresso da Progresso Educacional para que o outro colégio não utilizasse mais o nome conhecido na cidade.

“Nesse contexto, havendo expressa manifestação de interesse da recorrida em cessar os efeitos da autorização, a partir da data assinalada como termo final de vigência da liberalidade (31/12/2006) é que o uso da marca, pela recorrente, passou a representar violação ao direito de exclusividade, momento em que, via de consequência, nasceu a pretensão inibitória”, explicou Nancy Andrighi.

Segundo os ministros, como a ação foi protocolada em janeiro de 2007, menos de um mês após o fim do direito de usar o nome, não há prescrição no caso, e o colégio que não é detentor do registro da marca não deve mais utilizá-la.

Fonte: STJ 

Link para o inteiro teor da decisão

RECURSO ESPECIAL Nº 1.631.874 - SP (2014/0126765-3) 

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

RECORRENTE : PRÓ EDUCAÇÃO GUARULHENSE LTDA 

ADVOGADOS : EDUARDO DE FREITAS ALVARENGA - SP122941 CRISTIANE ANGÉLICA LONGO E ALVARENGA - SP172726 

RECORRIDO : PROGRESSO EDUCACIONAL LTDA 

ADVOGADO : WILLI ROSTIN JUNIOR E OUTRO(S) - SP173829 

EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DE USO. 

1- Ação ajuizada em 11/1/2007. Recurso especial interposto em 22/2/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 

2- Controvérsia que se cinge em definir o marco inicial do prazo prescricional da pretensão de abstenção de uso de marca. 

3- A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 

4- A pretensão de abstenção de uso de marca nasce para seu titular com a violação do direito de utilização exclusiva, tutelado pelo art. 129, caput, da Lei n. 9.279/1996. 

5- Diante do contexto dos autos, em que a autorização para utilização da marca foi conferida por ato de mera liberalidade da recorrida – titular do direito de uso exclusivo –, a pretensão inibitória nasceu a partir do momento em que foi desrespeitada pela recorrente a data assinalada como termo final de vigência da autorização. 

6- Recurso Especial não provido. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. 

Brasília (DF), 25 de outubro de 2016(Data do Julgamento) 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI 

Relatora