Direito Marcário - TRF2: "Italian Box" não viola direito da marca “China in Box"

 A Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, negar o pedido da empresa Trend Foods Franqueadora, proprietária da marca “China in Box”, para que fosse declarada a nulidade do registro da marca “Italian Box” junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A autora do pedido alegou que a marca mais recente constituiria reprodução e imitação de sua marca – que está há 24 anos no mercado alimentício – podendo causar associação indevida no público consumidor.

        A desembargadora federal Simone Schreiber, relatora do processo no TRF2, considerou que, embora as marcas em conflito possuam o mesmo segmento de atuação e compartilhem o termo “BOX”, os conjuntos das marcas são suficientemente distintos. “Não encontra acolhida a tese da apelante de que haveria colidência fonética nas expressões ‘IAN BOX’ (Italian Box) e ‘IN BOX’ (China in Box), vez que a pronúncia de tais termos é muito distinta”, avaliou a magistrada.

        “Observo que ‘BOX’ é um termo comum que, apesar de escrito em língua inglesa, é amplamente percebido pela população na sua acepção em língua portuguesa, como ‘caixa’. No segmento de atuação das partes – serviços alimentícios em restaurantes – o desgaste de “BOX” é ainda maior, na medida em que se refere à forma como a comida é entregue ao consumidor, sendo certo que a apelante não foi a primeira a idealizá-la, nem a única que dela faz uso”, acrescentou a desembargadora.

        Em seu recurso, a empresa Trend Foods alegou que a marca “China in Box”, passou a fazer jus à proteção secundária (secondary meaning), conforme entendido pelo próprio TRF2, por exemplo, no julgamento dos Embargos Infringentes 2008.51.01.523618-0. Mas, Simone Schreiber explicou que “a análise de colidência deve ser feita com base no caso concreto, considerando todas as suas particularidades (...) e os precedentes citados tratam do conflito da marca ‘China in Box’ com alguma outra marca contendo a expressão ‘IN BOX’, ao passo que a marca impugnada apenas reproduz o termo ‘BOX’, salientou.

        “Nesse contexto, considerando as marcas em conflito na totalidade de seus conjuntos marcários (“Italian Box” e “China in Box”), conclui-se que não há possibilidade de associação indevida pelo mercado consumidor. (...) Dessa forma, irretocável a sentença de primeiro grau ao entender que as marcas em conflito podem conviver perfeitamente”, finalizou a relatora.

 

        Processo 0160104-06.2014.4.02.5101 

Fonte: TRF2

Inteiro teor da decisão

160104-06.2014.4.02.5101      Número antigo: 2014.51.01.160104-5

1 - Apelação Cível  - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho

 Autuado em 11/05/2016  -  Consulta Realizada em 20/09/2016 às 17:25

  APELANTE  : TREND FOODS FRANQUEADORA LTDA

  ADVOGADO  : PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA E OUTRO

  APELADO   : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO

  PROCURADOR: PROCURADOR FEDERAL E OUTRO

  ÓRGÃO RESP : 2a.TURMA ESPECIALIZADA

 Gabinete 05

 Magistrado(a) SIMONE SCHREIBER

 Distribuição-Sorteio Automático  em 12/05/2016 para Gabinete 05

 Originário: 0160104-06.2014.4.02.5101 - 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

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Sessão de Julgamento ocorrida em 26/07/2016 às 13:00

Processo: 0160104-06.2014.4.02.5101 -  Julgado  -  Mantida a Sentença

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A Turma, por unanimidade,  negou  provimento  ao  recurso,  nos termos do voto da Relatora.

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Inteiro Teor : Ementa/Acórdão

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E M E N T A

 

RECURSO DE APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE AS MARCAS "ITALIAN BOX" (IMPUGNADA) E "CHINA IN BOX" (ANTERIOR). NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX, DA LPI. CONJUNTOS MARCÁRIOS DISTINTOS. DESGASTE DO TERMO "BOX" INAPLICABILIDADE DO ART. 124, XXIII, DA LPI. MARCAS BRASILEIRAS. HONORÁRIOS MANTIDOS. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I ¿ Discute-se na presente demanda se a marca nominativa ¿ITALIAN BOX¿ constitui reprodução ou imitação da marca ¿CHINA IN BOX¿, suscetível de causar associação indevida no público consumidor, violando o art. 124, XIX e XXIII, da LPI..

II ¿ A resposta é negativa. Embora as marcas em conflito possuam o mesmo segmento de atuação ¿ prestação de serviços alimentícios em restaurantes ¿ e compartilhem o termo ¿BOX¿ em seus respectivos aspectos nominativos, os conjuntos marcários são suficientemente distintos.

III ¿ Desgaste do termo ¿BOX¿. Termo comum que, apesar de escrito em língua inglesa, é amplamente percebido pela população na sua acepção em língua portuguesa, como ¿caixa¿. No segmento de atuação das partes - serviços alimentícios em restaurantes ¿ o desgaste de ¿BOX¿ é ainda maior, na medida em que se refere à forma como a comida é entregue ao consumidor, sendo certo que a apelante não foi a primeira a idealizá-la, nem a única que dela faz uso.

IV ¿ Inaplicabilidade do art. 124, XXIII, da LPI. Hipótese de irregistrabilidade que busca evitar a reprodução de marcas estrangeiras não registradas no Brasil, não sendo aplicável ao caso concreto.

V ¿ Honorários mantidos. O percentual fixado pela Magistrada de Primeiro Grau, de 20% sobre o valor da causa, encontra-se compatível com a elevada complexidade da causa em exame.

VI - Apelação a que se nega provimento.

A C O R D Ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 

Rio de Janeiro, 26 de julho de 2016.

 

SIMONE SCHREIBER

DESEMBARGADORA FEDERAL

RELATORA