Propriedade Industrial: TRF2 autoriza registro de marca com nome semelhante a outras do mesmo segmento

De acordo com a Teoria da Distância, “uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que essas são entre si”. Foi com base nesse entendimento que a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) decidiu, por unanimidade, que a existência da marca “BANA BANA” não impede o registro da marca “BANNAHANNA” junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Em sua ação, a empresa proprietária da marca BANA BANA afirma possuir direito de precedência ao registro (art. 129, §1°, da Lei de Propriedade Industrial – LPI), e que haveria risco de colidência entre as marcas, uma vez que as partes atuariam no mesmo mercado (o de vestuário feminino), e no mesmo Estado (Santa Catarina).

A desembargadora federal e relatora Simone Schreiber, entretanto, considera que “como corretamente entenderam tanto o INPI quanto a magistrada de Primeiro Grau, as marcas em conflito possuem conjuntos marcários distintos (diferenças nos aspectos nominativo, fonético e gráfico), o que elimina a possibilidade de confusão por parte do mercado consumidor”.

Schreiber lembrou ainda que há outros registros assemelhados e mais antigos em convivência pacífica no mesmo segmento de atuação das partes, como “BANANA BACANA” (816.631.603), “BANANA & BANANA” (821.579.665), “ANA BANANA” (822.173.867) e “TRIBANA” (824.253.760).

“Conclui-se, portanto, que não há possibilidade de confusão entre os signos em conflito, não havendo, em razão disso, violação ao art. 124, XIX e XXIII, da LPI”*, finalizou a relatora.

Processo: 0157688-65.2014.4.02.5101

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE A MARCA MISTA “BANNAHANNA” (IMPUGNADA) E A MARCA NOMINATIVA ANTERIOR “BANA BANA”. NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO AO ART. 124, XIX E XXIII, DA LPI. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. SIGNOS DISTINTOS. TEORIA DA DISTÂNCIA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Discute-se na presente demanda se a marca mista “BANNAHANNA” (impugnada) constitui imitação, suscetível de causar confusão ou associação indevida, da marca nominativa anterior “BANA BANA”, violando o art. 124, XIX e XXIII, da LPI. II – A resposta é negativa. As marcas em conflito possuem conjuntos marcários distintos, o que elimina a possibilidade de confusão por parte do mercado consumidor. Diferenças nos aspectos nominativo, fonético e gráfico. III – Aplicabilidade da Teoria da Distância. Considerando a existência de registros anteriores assemelhados ao titularizado pela apelante (“BANA BANA”) no mesmo segmento mercadológico em análise, a apelante não pode pretender que o registro impugnado seja mais distinto em relação à sua marca do que esta é em relação às anteriores. Precedentes desta Corte (cf. Apelação 0809281-26.2010.4.02.5101, Relator Desembargador Federal André Fontes, julgamento em 15.12.2015). IV – Honorários majorados. V - Apelação a que se nega provimento. A C O R D Ã O Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2017. SIMONE SCHREIBER DESEMBARGADORA FEDERAL RELATORA A

 * Art. 124 – Não são registráveis como marca:

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

(…)

XXIII – sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Fonte: TRF2